Marchio del concorrente come parola chiave? E’ concorrenza sleale?

Concorrenza sleale e parole chiave – La responsabilità da keyword advertising – Usare il marchio del concorrente come parola chiave – dal caso Interflora ai giorni nostri – la concorrenza sleale su internet

di Giovanni Adamo

Torniamo sul tema del rapporto tra concorrenza sleale e parole chiave impiegate su internet per pubblicizzare i propri prodotti o servizi, ed in particolare sulle responsabilità generate dall’ usare il marchio del concorrente come parola chiave per la pubblicizzazione sui motori di ricerca nell’ambito di annunci a pagamento.

Si tratta di un tema che, peraltro, avevamo già affrontato in questo articolo del 2019, ed anche in altra sede, nel commentare un provvedimento di inibitoria ottenuto avanti il Tribunale di Genova nel 2018 proprio in questa materia (leggi l’articolo).

La materia della concorrenza sleale e parole chiave su internet è piuttosto frammentaria, occupa un arco di tempo per lo meno di dieci anni (dalla Sentenza Interflora del 2011 ai giorni nostri, passando per una serie di ulteriori precedenti giurisprudenziali), e necessità probabilmente di un’analisi sistematica che tenga conto dei mutamenti nel frattempo intervenuti sulla rete.

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Marchio del concorrente come parola chiave – L’anno 2011 ed il caso Interflora – I principi stabiliti dalla Corte di Giustizia

Il tema venne analizzato molto autorevolmente dalla Corte di Giustizia UE nel caso Interflora, e la Corte di Giustizia lo affrontò in un’ottica sostanzialmente proconcorrenziale. In buona sostanza, per la Corte, è possibile fare uso del marchio del concorrente come parola chiave che attivi annunci a pagamento, ad eccezione dei casi in cui tale uso non pregiudichi tre fondamentali funzioni del marchio:

  • la funzione di origine del marchio;
  • la funzione pubblicitaria del marchio;
  • la funzione di investimento del marchio.

In tutti i casi nei quali tali funzioni non vengano in concreto pregiudicate (cioè qualora, anche in presenza di un non autorizzato uso del marchio del concorrente come parola chiave non si generi incertezza sulla provenienza dell’annuncio, e non venga pregiudicato l’investimento effettuato dal concorrente) l’uso del marchio di un concorrente come parola chiave sarebbe lecito.

Il parametro di riferimento della Corte di Giustizia è quello dell’ “utente di internet mediamente informato e ragionevolmente attento“, che costituisce l’utente-tipo da assumere come metro di valutazione.

Cosa è cambiato dal 2011, anno del caso Interflora: le ragioni di una riflessione supplementare

Probabilmente il concetto di “utente di internet mediamente informato e ragionevolmente attento” deve ritenersi oggetto di una possibile riflessione supplementare. Ed infatti, il lay-out dei motori di ricerca è via via cambiato, e le differenze grafiche visibili tra annunci a pagamento e risultati della ricerca organica sono via via diminuite. Questo fa sì che diverse analisi di operatori specializzati abbiano evidenziato che ad oggi il 50% degli utenti non è in grado di percepire la differenza tra annunci a pagamento e ricerca organica.

Concorrenza sleale su internet: i casi giurisprudenziali italiani dopo il caso Interflora

Al mutamento della situazione di fatto sui motori di ricerca è talora corrisposto anche un mutamento di sensibilità negli “addetti ai lavori”: i Tribunali hanno avuto modo di approfondire il tema dell’uso del marchio del concorrente come parola chiave su internet.

Il caso “Sicily by car c/ Maggiore” (Trib. Palermo, 7 giugno 2013): l’importanza della presentazione dell’annuncio

Ne caso Sicily by car c/ Maggiore (Trib. Palermo, 7 giugno 2013), il Tribunale, nel ritenere lecita la pratica in questione, afferma espressamente che “il modo in cui l’annuncio è presentato è l’elemento fondamentale dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia sul keyword advertising“. Ed effettivamente nel caso di specie la presentazione dell’annuncio non presentava caratteristiche di ingannevolezza: gli annunci non si confondevano con i risultati della ricerca organica (erano infatti collocati a destra in una colonna apposita), era presente anche la parola “annunci”, e l’annuncio si distingueva dalla ricerca organica anche dal punto di vista grafico.

Il caso “Sorgenia”: il continuo riferimento al proprio marchio nella keyword advertising rende impossibile qualunque effetto confusorio

La pratica in esame è stata ritenuta ancora una volta lecita nel caso “Sorgenia”. Anche in quel caso, tuttavia, era essenziale la considerazione delle modalità di presentazione: il marchio Sorgenia, in particolare, era continuamente evocato nell’annuncio, tanto da rendere impossibile qualunque equivoco sulla provenienza dell’annuncio.

Il caso “Albatros”: la necessità di dimostrare che il competitor usi effettivamente il marchio del concorrente come parola chiave (Trib. Venezia, 20 maggio 2019)

Nel caso “Albatros”, poi (Trib. Venezia, 20 maggio 2019), il Tribunale di Venezia richiede, quale requisito istruttorio minimo, che chi agisce per concorrenza sleale lamentando l’uso, da parte del competitor, del marchio del concorrente come parola chiave negli annunci a pagamento, quantomeno dimostri tale effettivo utilizzo: in assenza del quale non potrà (ovviamente) essere concessa alcuna inibitoria: “la ricorrente, in sostanza, vanta l’aspettativa che nella pagina Google che si apre digitando il suo nome compaiano solo soggetti che abbiano nome simile: ed è in tale prospettiva che essa ritiene possa imporsi alla concorrente, in caso non risulti provato che essa utilizzi (indebitamente) la keyword censurata, addirittura di inserire nel sistema di keyword advertising, il proprio nome tra le parole escluse. Tale prospettiva appare non solo estranea alla naturale e lecita operatività dello strumento Google, ma si risolve nella pretesa di comportamenti positivi, pur in assenza di prova di attività concorrenziale illecita“.

Il caso “Epitech” (Trib. Venezia, 24 luglio 2019): effetto confusorio insussistente in concreto nell’attività di keyword advertising

Nel caso “Epitech” il Tribunale di Venezia ha fatto corretto governo dei principi statuiti sulla materia dalla Corte di Giustizia nel caso Interflora, andando a verificare se, in concreto, sussistesse rischio di equivoco, e dunque di confusione. Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che, “qualsiasi utente che si ritrovi sull’homepage del sito www.peavera.com è in grado di comprendere non solo che lo stesso fa capo alla società JP Russel Science, ma anche l’insussistenza di qualsiasi collegamento tra JP Russel Science e quelli degli attrici. Sul sito www.peavera.com è ben visibile ed in primo piano il marchio-denominazione sociale di JP Russel Science e l’annuncio recita… omissis… Pertanto l’utente di internet era in grado di comprendere sulla base del link promozionale di JP Russel Science Holding e del messaggio allegato che l’inserzionista è soggetto diverso dal titolare del marchio””.

In altri termini, il testo dell’annuncio consentiva all’utente di percepire immediatamente che si trattava di una chiara e trasparente forma di pubblicità comparativa, e non di un annuncio con effetti confusori. E ciò sulla base di elementi chiari, come la distinzione tra le società, la menzione altrettanto chiara dei diversi prodotti ed il richiamo, inequivocabile, al fatto che con l’avvento del nuovo prodotto una società non sarebbe stata più l’unica a commercializzare prodotti con quello specifico principio attivo.

Il caso “Flexform” (Trib. Milano, 17 agosto 2020)

Il Tribunale di Milano si è poi recentemente occupato di un caso nel quale, nell’applicare i principi del caso Interflora, ha poi sanzionato l’uso del marchio del concorrente come parola chiave nell’ambito dell’attività di keyword advertising: nel caso in questione, peraltro, il concorrente aveva impiegato il marchio del suo competitor addirittura nel titolo dell’annuncio. Ciò, secondo il Tribunale, ha fatto sì che l’utente non potesse percepire esattamente la provenienza dell’annuncio.

Conclusioni in tema di uso del marchio del concorrente come parola chiave e concorrenza sleale su internet

Possiamo concludere che il tema è ancora tutto da dibattere: sono sempre maggiori le occasioni di contatto tra imprese attraverso la rete, e sempre maggiori, conseguentemente, le possibilità che il rapporto concorrenziale venga in qualche modo “inquinato” da comportamenti scorretti attuati attraverso il web.

Fondamentale strumento di mediazione giuridica, allora diviene quello della considerazione delle modalità di presentazione, ed in particolare se esse siano idonei a fuorviare l’ “utente di internet mediamente informato e ragionevolmente attento”, o meno.

Il tutto tenendo presente, comunque ed in ogni caso, che le considerazioni che, a qualunque titolo, coinvolgano la situazione soggettiva del concorrente sleale (in termini di buona o mala fede dello stesso) rilevano, ad avviso di chi scrive, nel solo caso in cui si agisca nel merito, per il risarcimento del danno. In tale giudizio, infatti, l’elemento soggettivo rileva ai fini del risarcimento. Non, invece, nel giudizio cautelare finalizzato all’inibitoria d’urgenza, posto che il dolo o la colpa non sono elementi necessari dell’illecito concorrenziale (che può sussistere anche in assenza di colpa, e perfino in assenza di consapevolezza della lesione di un altrui diritto).

Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e abbiamo assistito molte imprese appartenenti ai più svariati comparti, ottenendo numerosi provvedimenti di accoglimento. Di seguito alcuni dei più recenti:

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