La contraffazione del marchio di forma

Contraffazione del marchio di forma – nullità del marchio di forma – imitazione della confezione del prodotto – rischio di confondibilità

di Gaetano Travia e Giovanni Adamo

La Corte d’Appello di Torino si pronuncia con una interessante Sentenza del 17 febbraio 2021 in materia di concorrenza sleale, che analizza, in particolare, la imitazione della confezione del prodotto ed il conseguente rischio di confondibilità, in un’ipotesi assunta come contraffazione del marchio di forma.

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Le difese della convenuta, come vedremo, si incentravano sulla pretesa nullità del marchio di forma che si assumeva contraffatto.

La vicenda vede scontrarsi la X e la Y, entrambe operanti nel settore della fabbricazione di prodotti dolciari.

Nel 2017 X conveniva in giudizio Y avanti al Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia d’impresa, chiedendo che venisse accertata la contraffazione da parte del convenuto dei marchi ZZZ di sua proprietà e ne fosse inibita la prosecuzione, ritenendo il contegno commerciale di Y censurabile in quanto configurante concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Segnatamente, X evidenziava la violazione dei nn. 1, 2 e 3 di cui all’art. 2598 c.c. ravvisabile, rispettivamente, nell’imitazione servile della confezione, nell’appropriazione dei pregi dei prodotti e sullo sfruttamento commerciale della confezione di parte attrice, ritenendo che tutto ciò generasse un rischio di confondibilità.

La convenuta riteneva, invece, che la forma dello scatolino avesse natura prettamente funzionale dal punto di vista tecnico e che, in ragione di ciò, non potesse costituire oggetto di riserva brevettuale da parte di X.

Y sosteneva inoltre che i prodotti non fossero confondibili visto l’utilizzo dei due marchi differenti delle parti in giudizio cercando così di spostare il fulcro della questione sulla non monopolizzabilità della forma sia del contenitore che dei confetti (ritenute da Y come fortemente standardizzate sul mercato).

Il Tribunale, nel 2019, aveva accolto la domanda di contraffazione proposta dall’attrice ritenendo sussistente la contraffazione del marchio di forma, perché lo scatolino commercializzato da parte convenuta era sostanzialmente identico a quello di parte attrice, giudicando non rilevante la diversità dei due marchi utilizzati rispettivamente da X e da Y, e ravvisando, perciò, la “sussistenza di un evidente rischio di confusione per il pubblico”.

Y impugnava la decisione del giudice di prime cure sostenendo, fra gli altri motivi di gravame, la nullità del marchio di forma di X e l’infondatezza della domanda di contraffazione.

In merito al primo dei motivi d’appello menzionati Y “ribadiva che i marchi di forma di X corrispondevano ai monopoli brevettuali della medesima e che la loro intervenuta scadenza sanciva la libertà nell’utilizzo delle relative forme (compresa la loro riproduzione integrale) da parte delle imprese concorrenti, da ritenersi pertanto lecito, con conseguente esclusione dell’operatività della disciplina sulla contraffazione e sulla concorrenza sleale. Y sosteneva che X si adoperava per continuare a monopolizzare la forma nonostante l’intervenuta scadenza dei relativi monopoli brevettuali, ostacolando conseguentemente la libera concorrenza fra imprese”.

Quanto al secondo motivo supra menzionato “Y contestava (…) la sentenza nella parte in cui escludeva che anche i confetti fossero compresi nei marchi di parte appellata, lamentando che il rischio di confusione tra i marchi di parte appellata e quelli di parte appellante deciso dal giudice di prime cure, era invece assente. Per quanto concerne la forma ovale dei confetti, l’appellante ne evidenziava innanzitutto la carenza di novità (allegando l’esistenza di confetti identici già anteriormente a quelli in questione) e la standardizzazione (derivante dall’attuale presenza sul mercato di confetti identici a quelli controversi), nonché l’annacquamento dello scatolino (ampiamente adottato anche da imprese concorrenti)”, ritenendo pertanto insussistente il rischio di confondibilità.

La Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto da Y ritenendo infondata la censura riguardante le cause di nullità del marchio di forma ZZZ (e dunque confermando la concorrenza sleale e la illiceità della imitazione della confezione) poiché “nel caso di specie (…) la forma oggetto dei marchi di X (che, ricordiamo, riguardano l’intero scatolino) rappresenta soltanto una delle possibili forme di realizzazione di un contenitore per confetti, non potendo dunque costituire forma funzionale”.

La stessa Corte ha inoltre ritenuto non meritevole di accoglimento il motivo di appello con cui l’appellante contestava la decisione di primo grado che aveva ritenuto fondata la domanda di contraffazione dei marchi ZZZ, proposta da X.

Nel ribadire la forte somiglianza degli scatolini utilizzati da appellante ed appellata quanto a “trasparenza”, “forma di parallelepipedo rettangolare”, nonché “posizione dell’apertura dello scatolino stesso, sulla parte superiore, con l’etichetta incollata a cavallo dell’apertura, recante il marchio ZZZ” ha ravvisato il concreto “rischio che un consumatore medio, data anche la non particolare onerosità del prodotto cui consegue un minore livello di attenzione al momento dell’acquisto, confonda il marchio di titolarità di X con quello di Y”.

Considerando la rinomanza a livello mondiale del prodotto X, la Corte ha ritenuto che “l’utilizzo da parte di Y di un segno molto simile a quello di cui X è titolare le consentirebbe di trarre un indebito vantaggio economico grazie allo sfruttamento della rinomanza dei marchi ZZZ, più ampiamente conosciuti. Per tali motivi, questa Corte ritiene di dover respingere anche il terzo motivo di appello e di ritenere integrata la fattispecie di contraffazione del marchio ad opera dell’appellante Y”.

Sono le principali ragioni alla base della decisione della Corte d’Appello di Torino con cui viene respinto l’appello di Y, condannata al rimborso di due terzi delle spese del giudizio di secondo grado.

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