Contraffazione del marchio – Tutela del marchio e contraffazione – Imitazione del marchio: cos’è e come difendersi – Azione di contraffazione del marchio – Come proteggere il marchio?

Contraffazione del marchio ed imitazione del marchio: due delle forme più gravi di concorrenza sleale

Sono tra le forme più gravi di concorrenza sleale che un’impresa possa subire. E si tratta di forme di concorrenza sleale contro le quali è impossibile non agire, date le conseguenze che esse possono comportare: la più grave è la vanificazione totale dello sforzo imprenditoriale.

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Cos’è la Contraffazione del Marchio?

La contraffazione del marchio è un illecito grave, che crea una lesione alla radice del rapporto tra il consumatore di un prodotto o di un servizio e l’impresa che li offre sul mercato. Il marchio ha la fondamentale funzione di identificare il prodotto o servizio con l’impresa che li produce. Quindi la Contraffazione e Imitazione del marchio sono estremamente pericolose perché rischiano di impedire quella identificazione, legando anzi il prodotto o il servizio al contraffattore, e non al produttore originale.

Gli atti contraffattori, poi, ai sensi dell’art. 2598 c.c., sono anche atti slealmente concorrenziali.

Alterano la percezione del consumatore sulla provenienza del prodotto o del servizio

I presupposti della contraffazione del marchio

La somiglianza o comunque la confondibilità tra due marchi

C’è contraffazione del marchio quando il competitor utilizza un marchio simile o comunque confondibile con quello usato legittimamente dall’imprenditore.

Un caso ancora più grave è poi quello della usurpazione del marchio, che si verifica quando il contraffattore usa non un marchio simile o confondibile, ma usa senza autorizzazione proprio il marchio dell’imprenditore.

Come proteggersi dalla contraffazione del marchio?

Come proteggere il marchio? Se il marchio viene contraffatto o imitato, l’imprenditore dovrà ragionevolmente agire in giudizio per fermare la violazione e per chiedere il risarcimento del danno.

Si può agire in via d’urgenza per fermare la contraffazione o imitazione, oppure chiedere il risarcimento del danno da contraffazione

L’imprenditore avrà due possibilità di azione giudiziaria:

  • avviare d’urgenza un’azione di contraffazione, in modo da bloccare subito l’attività illecita;
  • oppure, una volta cessata la contraffazione, agire in via ordinaria contro il contraffattore per ottenere il risarcimento del danno.

Contraffazione di marchio: la vicenda

Il Tribunale di Firenze si pronunzia con uno dei primissimi provvedimenti del 2018 (l’Ordinanza in commento data infatti 3 gennaio 2018) in materia di contraffazione del marchio e inibitoria cautelare. Il Tribunale analizza il tema del divieto di copiare il marchio e quello delle modalità con le quali proteggere i segni distintivi.

La associazione X nel caso di specie agiva a tutela del proprio diritto all’utilizzo esclusivo del marchio, ed agiva, altresì, quale associazione di categoria, ai sensi dell’art. 2601 c.c., per ottenere la inibitoria del contegno lesivo dei diritti dei propri associati, ritenuti lesi dall’impiego, da parte di un imprenditore non associato, del marchio in questione.

La tutela ai sensi dell’art. 2601 c.c.

Secondo il Tribunale le associazioni non sono imprese e quindi non potrebbe esserci concorrenza sleale

Il Tribunale di Firenze ha in primo luogo negato la tutela ai sensi dell’art. 2601 c.c.., sul presupposto che, non essendo l’associazione in un rapporto di concorrenza diretta con l’imprenditore ritenuto sleale, non sarebbe legittimata ad agire nei suoi confronti (il punto, peraltro, non è affatto pacifico. In questo articolo abbiamo dato conto dell’esistenza di un orientamento del tutto opposto e largamente maggioritario).

Va rispettato il divieto di copiare il marchio

Il Tribunale fiorentino ha invece riconosciuto la tutela contro la contraffazione di marchio, ritenendo che “dalla documentazione versata in atti emerge chiaramente come la resistente sia nella propria insegna, sia nella propria documentazione commerciale, utilizzi indebitamente il marchio registrato dalla ricorrente, in violazione dei diritti di proprietà industriale della medesima.

Se il concorrente copia il marchio c’è pericolo di danno grave e occorre proteggere i segni distintivi con un ordine di inibitoria

Sotto il profilo del periculum in mora, il Giudice ha ritenuto che “la contraffazione del marchio comporta per la ricorrente un pregiudizio di difficile ristoro, determinato dall’attenuazione della forza distintiva del marchio registrato e della propria attività associativa, con conseguente potenziale danno all’immagine e svilimento degli investimenti economici effettuati con il fine di acquisire un vantaggio competitivo nel mercato di riferimento. 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Tribunale: 1) inibisce alla resistente l’utilizzo e la pubblicizzazione della denominazione e del marchio; 2) ordina l’immediata rimozione dell’insegna contenente la denominazione ed il marchio ed il ritiro dal commercio di tutto il materiale riportante segni simili o confondibili con il marchio dalla sede del resistente; 3) dispone il sequestro dell’insegna e del materiale di cui al punto che precede; 4) fissa la somma di euro 300,00 per ogni violazione o inosservanza alla disposta inibitoria; 5) ordina la pubblicazione del provvedimento per estratto a cura della ricorrente ed a spese della resistente su due quotidiani (LEGGI IL PROVVEDIMENTO)

Come valutare la contraffazione del marchio?

La Corte Suprema di Cassazione si pronuncia con l’Ordinanza n. 26000 del 17 ottobre 2018 che analizza il problema di come valutare la contraffazione del marchio, e secondo quali criteri stabilire quando un marchio è copiato o meno.

Per stabilire quando un marchio è copiato bisogna fornire una valutazione sintetica, e non analizzando tutti i singoli particolari del marchio

In particolare, la Corte statuisce che “In tema di tutela del marchio, l’apprezzamento del giudice di merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, vale a dire con riguardo all’insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro“.

In altri termini, la Corte esclude che, nel valutare la sussistenza della contraffazione, il Giudice debba compiere una verifica comparativa, elemento per elemento, dei singoli componenti dei marchi in contestazione, dovendosi attribuire rilievo all’ “impressione” complessivamente suscitata nell’utenza.

In senso confermativo, già in precedenza, anche Cass., 27 maggio 2016, n. 11031, per la quale la valutazione va compiuta “in via globale e sintetica, avuto riguardo a tutti gli elementi distintivi e dominanti, grafici, visivi, fonetici, concettuali o semantici, senza alcuna previa gerarchia tra gli stessi“.

Ed in effetti, così come rilevato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. anche la recentissima Trib. Milano, 16 ottobre 2018), “Occorre altresì tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ha mantenuto nella memoria e che il suo livello di attenzione può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. sentenza della Corte di giustizia 22.6.1999, causa C- 324/97, L.S.M. & Co. GmbH/klijsen H.B.L., GU UAMI, 1999, pag. 3819, punto 26)“.

Che fare se un concorrente copia il marchio? Il caso della contraffazione del marchio nella Moda

Si pronuncia il Tribunale di Milano con un’interessante Sentenza del 15 marzo 2016 in materia di concorrenza sleale e contraffazione.

La controversia in oggetto riguardava una nota azienda specializzata nel settore della pelletteria e della produzione di accessori in pelle, che ha convenuto in giudizio una società concorrente, anch’essa specializzata nel settore della pelletteria, calzatura ed accessori, chiedendo l’accertamento della concorrenza sleale e contraffazione di marchio, regolarmente registrato, ad opera della convenuta: l’azienda, infatti, tra le più note del settore, contestava l’uso improprio e illegittimo del proprio marchio complesso, vale a dire un marchio riconoscibile nel segno che risulta da una composizione di più elementi (uno denominativo ed uno figurativo, nel caso di specie) ciascuno dotato di capacità caratterizzante, la cui forza distintiva tuttavia è affidata a uno di essi, costituente il c.d. cuore, assolutamente protetto per la sua originalità, e, proprio in ragione della fantasia e dell’originalità con cui sono accostati tali elementi, creano una combinazione che riveste un particolare carattere distintivo, dando vita ad un marchio che, nel suo complesso, risulta dotato di forza individualizzante dello specifico prodotto. Tale comportamento, a parere della società attrice, integrerebbe anche gli estremi della concorrenza sleale, sotto il triplice profilo della “imitazione servile”, dell’ appropriazione di pregi e della “scorrettezza professionale”.

Copiare il marchio è concorrenza sleale, ma se non si agisce subito si perde il diritto di agire anche in futuro

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano ha valutato come sostanzialmente inesistente il pregiudizio alla funzione distintiva del marchio della società attrice, statuendo come il significativo tempo in cui si è protratto l’uso del marchio (uso quasi trentennale), e quindi la coesistenza pacifica dei marchi in questione, uno registrato e l’altro “di fatto”, ha completamente ribaltato gli interessi coinvolti nel conflitto, e quindi la stessa valutazione della tutela loro apprestata dall’ordinamento”. Proprio l’inerzia del titolare del marchio anteriore ha permesso al titolare del marchio posteriore di perpetuare l’uso del marchio, facendo affidamento sulla liceità di tale uso, conquistando cosi un proprio segmento di mercato, nonchè aumentandone la rilevanza. Con il trascorrere del tempo, infatti, e per effetto di una prolungata coesistenza pacifica ed in buona fede dei due marchi in conflitto, viene in concreto a mancare il rischio di confusione. In un siffatto contesto, statuisce il tribunale che “in ragione dell’inerzia di controparte, la società […] ha ritenuto di poter utilizzare liberamente il proprio segno senza far torto a nessuno, così conquistando un proprio mercato, e quindi risulta non accordabile una tutela che, da un lato, non risponderebbe più all’interesse di proteggere la funzione distintiva del segno anteriore, dall’altro, sacrificherebbe completamente l’interesse del titolare del segno posteriore a servirsi dello stesso onde identificare i propri prodotti in un mercato acquisito in “buona fede“, cui fa riferimento la sentenza della Corte di Giustizia che ha affermato il principio della “preclusione per coesistenza“.

Come agire contro la contraffazione? Senz’altro TEMPESTIVAMENTE

Concorrenza sleale e marchio: Le valutazioni del Tribunale di Firenze

Si pronuncia il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, con una Sentenza del 17 luglio 2020, che analizza il rapporto tra la disciplina in materia di concorrenza sleale e contraffazione del marchio.

L’art. 2598 c.c., infatti (norma che disciplina nel Codice Civile la concorrenza sleale), stabilisce espressamente che la tutela dalla concorrenza sleale è assicurata “ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi“, norma applicabile, tra l’altro, in materia di concorrenza confusoria.

Concorrenza sleale e azione di contraffazione sono tutele cumulative, non alternative

Si tratta, dunque, di due tutele concorrenti e cumulative rispetto ad illeciti di natura plurioffensiva (la concorrenza confusoria lede infatti sia i diritti di privativa che il diritto alla libera attività imprenditoriale).

Nel caso di specie si trattava di illecita commercializzazione di capi d’abbigliamento con un marchio celebre, e ciò in assenza di un valido contratto di licenza che consentisse la libera distribuzione dei capi in discorso. Per il Tribunale di Firenze il contegno tenuto dalla convenuta assumeva valenza sia di contraffazione, sia di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..

La contraffazione è sempre slealtà concorrenziale

Per il Tribunale, in particolare, “È ravvisabile l’illecito di cui all’art. 2598 CC, sia sotto forma di concorrenza confusoria e imitazione servile, per l’uso di un segno identico al marchio altrui; sia sotto forma di appropriazione di pregi, quali sono quelli intrinsecamente connessi ad un marchio di rinomanza, proprio perché tali sono quelli che caratterizzano prodotti o produttori di successo e, dunque, l’uso dello stesso segno distintivo induce la convinzione che il prodotto offerto partecipi delle medesimi qualità di quello originale; sia sotto forma di condotta professionale non corretta, qual è l’offerta accompagnata da comunicazioni ingannevoli (il cartellino contenente indicazione “prodotto ufficiale XXX”) e da prezzo assai inferiore a quello dei corrispondenti prodotti originali, che comprendono anche costi di studio e progettazione, costi di acquisto della licenza e di pubblicizzazione del marchio, valore del prestigio acquisito dal produttore“.

Cosa fare se sei vittima di contraffazione del marchio? Le Sentenze di Studio Legale Adamo

Abbiamo un ventennio di esperienza nel campo della tutela del marchio e contraffazione, e  della concorrenza sleale, ed abbiamo ottenuto numerosi provvedimenti di accoglimento (a tutela dei diritti dei clienti lesi dalla contraffazione) o anche di rigetto delle pretese avversarie, quando illegittime. Verifica, per esempio:

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