La tutela del marchio si affettua tramite la registrazione/deposizione e serve a proteggere un determinato segno che diventa di proprietà del titolare che può vietarne l’utilizzo ad altri. Il compito di protezione del marchio ricade sul titolare che ha il compito di scoprirne la violazione e decidere le misure da adottare per far rispettare i propri diritti.

La tutela del marchio forte

Si pronuncia il Tribunale di Roma, Sezione Imprese, con un’interessante Sentenza del 7 agosto 2020 sul perimetro entro il quale potere assicurare la tutela del marchio forte, nell’ambito di un giudizio sulla confondibilità.

Il caso riguardava un ex componente di un noto gruppo musicale che si era dato alla carriera solista, ed aveva inserito, nelle locandine che annunciavano i suoi concerti, le espressioni “ex componente de…” e “già componente de…”.

Il marchio forte: cos’è – La distinzione tra marchio “forte” e “debole”

Poiché l’intensità della tutela assicurata dalla Legge al marchio varia anche in funzione della sua capacità distintiva, occorre distinguere tra marchio “debole” e marchio “forte”.

è marchio “debole” il marchio che è espressivo o descrittivo del prodotto o servizio contraddistinto, o delle sue qualità e funzioni;

è marchio “forte” quello privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o servizi contraddistinti. Esso ha acquistato la sua forza distintiva mediante l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione.

La tutela del marchio forte secondo il Tribunale

Secondo il Tribunale di Roma, “Il marchio forte è tutelato nel suo nucleo ideologico, e, pertanto, sono illegittime tutte quelle variazioni, anche rilevanti ed originali, che lascino comunque sussistere l’identità sostanziale del segno. Conseguentemente, in tal caso, per evitare la confondibilità tra i segni non è sufficiente una minima modifica della parte denominativa o figurativa“.

NON BASTANO CAMBIAMENTI MINIMI

La soluzione: intanto occorre capire se i due marchi sono confondibili

Tanto premesso, tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, nel caso di specie di dovere operare un bilanciamento tra il diritto alla protezione del marchio forte, da un lato, ed il diritto a rivendicare il proprio passato artistico, dall’altro.

“Occorre verificare la confondibilità”

Nel compiere tale bilanciamento, il Tribunale ha effettuato un giudizio sulla confondibilità, ritenendo che sussista “in capo agli ex componenti di un gruppo musicale un vero e proprio diritto di evocare le radici della propria attività artistica attuale“, ed escludendo “che le formule ‘ex’ o ‘già’ siano idonee a generare confusione… Il riferimento alla trascorsa esperienza appare come un richiamo ad una ‘qualità’ personale del X, ad una circostanza oggettiva relativa alla sua carriera professionale, piuttosto che un escamotage idoneo ad ingenerare nel pubblico l’erroneo convincimento che la prestazione artistica pubblicizzata sarebbe stata eseguita dal gruppo musicale Y“.

Tutela del marchio rinomato e registrato: il caso “Eataly” vs. “Meataly” – Trib. Torino, 5 ottobre 2020

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in relazione ad una interessante fattispecie di concorrenza sleale e violazione di marchio, avente ad oggetto un conflitto tra marchi (il noto marchio “Eataly”, che contraddistingue prodotti e servizi in campo alimentare, ed il marchio “Meataly”, apposto essenzialmente su carni).

Il Tribunale richiama, in primo luogo, l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte“.

La tutela del marchio forte – Classe 29 – “Eataly” è un marchio “forte”: originale il “gioco di parole”

Per il Tribunale, in particolare in relazione alla tutela da riconoscere per la classe 29, “Eataly” sarebbe un marchio “forte”: “In applicazione di questi principi, il marchio Eataly deve essere qualificato come marchio forte, essendo il risultato della fusione di due parole inglesi (eat e Italy), caratterizzata, per un verso, da un significato evocativo nel campo dell’alimentazione; per altro verso, da un particolare effetto fonetico, derivante dall’identità di pronuncia del verbo eat e della I iniziale di Italy. Tale combinazione è da ritenersi frutto di fantasia, con conseguente qualificazione del segno come marchio forte, in conformità a quanto recentemente deciso dalla Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la quale, con riferimento agli stessi segni, ha escluso che Eataly sia un marchio debole, in quanto il suo valore “si incentra non sull’elemento fonetico in quanto tale (cioè sulla semplice corrispondenza fonetica con “Italy”), ma sul gioco di parole che determinare il valore semantico “mangiare italiano””, esprimendo “un tratto di creatività, che consente di attribuire al marchio una capacità distintiva piena”.

Conseguentemente, il marchio concorrente sarebbe nullo, poiché riprodurrebbe il medesimo gioco di parole oggetto del marchio forte da tutelare.

La tutela del marchio rinomato – Classe 44 – “Eataly è un marchio rinomato”

In relazione alla classe 44, invece, il Tribunale di Torino fa riferimento al concetto di marchio rinomato, richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia: “con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato, in primo luogo, che “il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio … è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”, precisando che “nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo”; in secondo luogo, sotto il profilo territoriale, che “non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro”, essendo sufficiente che essa “esista in una parte sostanziale di esso” (Corte Giust. Ue 14/09/1999, causa C-375/97, General Motors Corporation e Yplon Sa). In applicazione di questi principi, nella specie è da ritenere sussistente la rinomanza del segno Eataly“.

Protezione del marchio rinomato – conseguenze – Nullo il marchio “Meataly” in relazione ad entrambe le classi

La conseguenza di ciò, pertanto, sarebbe la tutela del marchio rinomato dalla contraffazione e, “ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. e) Cpi, anche per la classe 44, la nullità del marchio Meataly, il quale, attesa la stretta correlazione esistente tra il settore dell’allevamento e quello alimentare, trarrebbe un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore, con pregiudizio per quest’ultimo

Cosa succede in caso di violazione di un marchio non registrato?

Il Tribunale di Palermo, Sezione V civile, specializzata in materia di impresa, ha analizzato un caso di impiego illecito di  una denominazione attribuita ad una manifestazione popolare, e dunque di violazione del marchio non registrato, verificando se, e a quali condizioni, è possibile assicurare la tutela del marchio di fatto. Ha poi censito la possibilità di applicazione della tutela autorale, rilevando che al marchio di fatto non si applica il diritto d’autore.

La vicenda

Fra il 2008 e il 2010, una società aveva organizzato, in collaborazione con il Comune, una manifestazione per la promozione del territorio denominandola “X Fest”. Successivamente, nel 2014, un’altra società e la pro loco del posto avevano dato vita – sempre di concerto con il Comune – ad una manifestazione analoga, utilizzando la stessa denominazione.

Il primo organizzatore, dopo averle diffidate, provvedeva a citare in giudizio la seconda società organizzatrice e la pro loco, lamentando la violazione del marchio non registrato. I convenuti chiedevano il rigetto della domanda, sostenendo che il marchio non era registrato, che non esisteva prova della sua ideazione da parte della società attrice e che, in ogni caso, sussisteva il difetto di legittimazione passiva, avendo, le convenute, mutuato il diritto all’utilizzo della denominazione dal Comune, titolare esclusivo del marchio.

La tutela del marchio di fatto – La violazione del marchio non registrato – L’elemento creativo e la protezione del marchio – Le valutazioni del Tribunale di Palermo

Il Tribunale, per prima cosa, ha valutato se fosse possibile accordare alla denominazione “Azzurro Fest” attribuito alla manifestazione la tutela garantita dal diritto d’autore: considerato che l’elenco delle opere tutelabili non è di per sé tassativo, risulta determinante valutare se la denominazione in esame costituisca una nuova opera e possegga il carattere creativo. La creatività è un concetto che “non richiede originalità e novità assoluta, ma “si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della citata legge” e dunque non può essere escluso soltanto perché l’opera consista in idee e nozioni semplici comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (cfr. cass. sez. I civ. n. 11953/93)”.

La violazione del marchio non registrato – Conclusioni

Nel caso di specie, la denominazione non presentava i caratteri di creatività e novità necessari per qualificarla come opera dell’ingegno: conseguentemente, al nome di un evento non si applica il diritto d’autore e la tutela garantita dalla relativa disciplina.

Essendo però dotata di capacità distintiva, la denominazione in oggetto assurgeva piuttosto al rango di marchio di fatto, co-utilizzato insieme al Comune. In tali casi, secondo il Tribunale: “Deve ritenersi che entrambe le parti in causa abbiano il diritto di utilizzare il suddetto marchio, nel rispetto dei limiti dettati dall’art. 2598 c.c. (atti di concorrenza sleale)”.

Azioni a tutela del marchio: Come possiamo aiutarti

Ci occupiamo da molti anni di concorrenza sleale e tutela del marchio ed assistiamo regolarmente imprese dei più svariati comparti nella repressione della concorrenza sleale. Di seguito alcuni dei nostri casi più recenti:

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