Marchio registrato e domain name

Marchio registrato e domain name: come proteggerlo – Dominio simile a un marchio concorrente – Nome a dominio e marchio del concorrente

Giovanni Adamo

Marchio registrato  e domain name

Si pronuncia il Tribunale di Milano con una interessante Ordinanza cautelare del 2 luglio 2020 in materia di rapporto tra marchio registrato e nome a dominio. Il Tribunale si pone il problema della protezione del domain name e di come tutelarlo quando è simile ad un marchio registrato

La questione giuridica: il nome a dominio simile a un marchio concorrente

La questione, in particolare, riguardava la possibilità per un soggetto di utilizzare un nome a dominio che riproducesse, in tutto o in parte, il marchio registrato da un altro soggetto.

La norma – Il principio di unitarietà dei segni distintivi

Domain name: come proteggerlo – Vietato registrare un nome a dominio identico ad un marchio altrui

Il Tribunale ha fatto espresso riferimento all’art. 22 del Codice della Proprietà Industriale. Secondo la norma richiamata, che sancisce il c.d. principio di unitarietà dei segni distintivi,è vietato adottare come nome a dominio di un sito usato nell’attività economica un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, può determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni“.

Nome a dominio e marchio del concorrente – Le valutazioni del Tribunale

C’è contraffazione se si viola il principio di unitarietà dei segni distintivi

Il Tribunale, in primo luogo, ha richiamato giurisprudenza della Cassazione assai recente, per la quale “la registrazione di un domain name che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio, poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio” (Cass., 21.02.2020, n. 4721).

Inibito l’impiego del dominio simile a un marchio concorrente

Alla luce di quanto sopra, pertanto, ritenuto che il nome a dominio venisse impiegato per contraddistinguere, comunque, un’attività in concorrenza con quella svolta dalla ricorrente, il Tribunale ha inibito l’ulteriore impiego del marchio come nome a dominio, prevedendo, altresì, una penale di euro 1.000 per ogni violazione successiva e la pubblicazione dell’Ordinanza su alcune riviste specializzate di settore.

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