Marchio debole e marchio forte: cosa sono, in cosa si differenziano e come si tutelano

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di Giovanni Adamo

Si pronuncia il Tribunale di Milano con una Sentenza del 3 febbraio 2021 in materia di distinzione tra marchio forte e marchio debole, e, in particolare, sulle prospettive di tutela del marchio nei due rispettivi, e differenti, casi.

Per il Tribunale di Milano, che peraltro si riporta ad un orientamento giurisprudenziale costante, vi è differenza, nei due casi, anche in punto di prospettive di tutela. Il Tribunale di Milano statuisce che “a differenza del marchio c.d. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo – costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante -, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte. I cosiddetti marchi “deboli” sono tali in quanto risultano “concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo“.

Il marchio svolge un ruolo cruciale nel distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra. Tuttavia, non tutti i marchi godono dello stesso grado di tutela o riconoscibilità giuridica. In particolare, la giurisprudenza e la dottrina in materia di diritto dei marchi e della concorrenza hanno elaborato due categorie che spesso determinano strategie di protezione differenti: il marchio debole e il marchio forte.

Con questa guida, analizzeremo innanzitutto che cos’è il marchio debole e cos’è il marchio forte, per poi illustrare alcune tipologie di esempi e comprendere in cosa differiscono e come si tutelano dal punto di vista legale.

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Cos’è il marchio debole?

Quando ci riferiamo a un marchio debole, parliamo di un segno distintivo che presenta un basso grado di originalità e/o di capacità distintiva. Secondo i principi generali del diritto dei marchi, per essere registrabile e tutelabile, un marchio deve avere carattere distintivo, ovvero deve consentire al consumatore di riconoscere i prodotti o i servizi di un’impresa rispetto a quelli offerti da altre.

Tuttavia, non tutti i segni depositati con l’intento di diventare marchi possiedono la stessa forza distintiva. I marchi deboli sono caratterizzati da:

1. Descrittività: Il marchio può consistere in parole descrittive del prodotto o servizio (es. “Latte Fresco”), il che rende difficile impedire a terzi di utilizzare gli stessi termini per descrivere le stesse caratteristiche.
2. Uso comune: Spesso il marchio contiene termini di uso comune o generici, che non consentono di distinguere chiaramente un prodotto da quello di altri concorrenti.
3. Scarsa originalità: Se il marchio si limita a riportare parole di uso frequente, sigle diffuse o simboli non particolarmente creativi, la sua capacità di identificare univocamente l’origine imprenditoriale sarà ridotta.

Dal punto di vista legale, la scarsa originalità del marchio debole porta con sé conseguenze significative: la tutela accordata dalle normative nazionali (in Italia, principalmente il Codice della Proprietà Industriale) e dai regolamenti europei è tendenzialmente più limitata rispetto a quella di un marchio con forte distintività. Questo non significa che il marchio non sia affatto tutelato, ma che, in caso di controversia, l’esame sul rischio di confusione e sulla violazione dei diritti di marchio richiederà la valutazione di molti fattori, tra cui la similarità visiva, fonetica e concettuale tra i marchi in conflitto e il contesto generale di riferimento.

Il marchio debole è quel marchio che, pur essendo valido, è espressivo ovvero descrittivo del prodotto o del servizio contraddistinto, delle sue qualità o delle sue funzioni.

Esempi di marchio debole

• Parole descrittive: Un marchio come “Dolce” per un prodotto di pasticceria. Se la parola “Dolce” è usata meramente per descrivere un alimento zuccherato, si tratta di un termine comune, difficilmente monopolizzabile.
• Parole generiche: Un marchio come “Latte” per prodotti caseari. Qui la denominazione coincide con la stessa natura del prodotto e diventa estremamente difficile difendere tale marchio dall’uso altrui.
• Sigle di uso comune: Pensiamo a un marchio che utilizzi acronimi molto diffusi (ad esempio “ABC”) per attività genericamente intese. Se l’acronimo non possiede elementi grafici distintivi o combinazioni di colori particolari, si ricade facilmente nel campo del marchio debole.

In tutti questi casi, il marchio debole rimane comunque registrabile qualora presenti almeno un minimo di originalità o una veste grafica particolare. Tuttavia, la tutela legale si riduce, rendendo più difficile impedire ad altri di adottare segni simili.

Cos’è il marchio forte?

Per giurisprudenza costante un marchio forte è quel marchio che sia privo di qualsiasi nesso significativo con i prodotti o i servizi contraddistinti, in cui è maggiore la capacità distintiva, o che abbiano comunque acquistato tale forza distintiva attraverso l’uso prolungato e continuato, l’ampia diffusione tra il pubblico e l’intensa pubblicizzazione.

Quindi, il marchio forte è caratterizzato da un elevato grado di originalità e di capacità distintiva. Questo significa che, a differenza del marchio debole, il marchio forte si discosta notevolmente dalle denominazioni generiche o descrittive e possiede un impatto immediato sugli utenti-consumatori, facilitando l’associazione di quel segno con l’impresa titolare.

I tratti salienti di un marchio forte possono essere così riassunti:

1. Originalità: Un termine o un segno non comune, che non descrive direttamente il prodotto o il servizio.
2. Unicità: Il marchio non si confonde né dal punto di vista concettuale né sotto il profilo grafico con altri segni presenti sul mercato.
3. Elevata capacità distintiva: Permette ai consumatori di riconoscere immediatamente l’origine imprenditoriale e di distinguere quel marchio dai concorrenti.

Un marchio forte gode di una protezione più ampia, in quanto il titolare potrà agire in modo più efficace contro l’uso non autorizzato o la registrazione di marchi simili, in virtù di un rischio di confusione particolarmente rilevante. La difesa di un marchio forte è un tema cruciale per le imprese che vogliono investire in un brand di valore, poiché la tutela di un segno altamente distintivo rappresenta un asset fondamentale nelle strategie di marketing e di concorrenza.

Esempi di marchio forte

• Parole di fantasia: Marchi come “Kodak” o “Xerox” (famosi esempi a livello internazionale) non hanno un significato descrittivo in alcuna lingua comune. Essendo parole inventate, godono di un’immediata e ampia tutela.
• Parole semidescrittive associate a elementi di grande originalità: Immaginiamo un marchio come “Apple” per prodotti tecnologici. Sebbene “Apple” sia un termine esistente e descriva un frutto, l’associazione con dispositivi elettronici è chiaramente di fantasia e ha acquisito un fortissimo potere distintivo.
• Marchi composti da loghi innovativi: Nel caso di loghi che non richiamano direttamente la categoria di prodotto, il livello di distintività risulta elevato. Un simbolo astratto, originale e innovativo può facilmente diventare un marchio forte.

Da questi esempi emerge come la “forza” del marchio non sia necessariamente legata a un giudizio di “bellezza” o “bruttezza” del segno, ma alla sua capacità di distinguere in modo univoco i prodotti/servizi di un’impresa.

Marchio forte e marchio debole in cosa si differenziano per legge?

Dal punto di vista normativo, la distinzione tra marchio forte e marchio debole risiede nella differente “capacità distintiva”. Il Codice della Proprietà Industriale italiano (D. Lgs. 30/2005) e le norme europee in materia di marchi (Reg. UE 2017/1001 e successive modifiche) stabiliscono che un marchio, per essere registrabile, debba avere almeno un minimo di capacità distintiva. Tuttavia, il livello di tutela varia notevolmente in base al grado di originalità del marchio.

1. Registrabilità: Un marchio debole può essere registrato purché non sia del tutto descrittivo o generico e presenti un minimo di carattere distintivo. Un marchio totalmente descrittivo o generico è infatti escluso dalla registrazione. Un marchio forte, d’altro canto, non incontra particolari ostacoli in fase di registrazione, a meno che non violi diritti anteriori di terzi.
2. Ambito di protezione: La tutela di un marchio debole è più ristretta, perché la legge tutela principalmente gli elementi di novità e di differenziazione. Se il marchio è composto da termini di uso comune, non è possibile impedirne l’uso descrittivo o generico ad altri operatori sul mercato. Il marchio forte invece gode di un’ampia protezione che spazia anche oltre il settore merceologico in cui opera, se si tratta di un marchio rinomato.
3. Rischio di confusione: Nelle azioni legali per contraffazione o violazione di marchio, il giudice verifica se esiste un rischio di confusione o di associazione da parte del pubblico. Con un marchio forte, è più facile dimostrare la confusione o l’associazione con un marchio simile. Con un marchio debole, invece, occorrerà dimostrare che, oltre alle somiglianze nei termini comuni, sussistono ulteriori aspetti (visivi, fonetici, concettuali) tali da ingenerare confusione.

In definitiva, la legge non stabilisce una “categoria giuridica” di marchio debole o forte a livello normativo esplicito, ma la giurisprudenza e le pratiche dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nonché dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) riconoscono che il grado di tutela dipende dal livello di originalità e distintività che un marchio possiede.

Come si tutela il marchio debole?

Anche se un marchio debole gode di una protezione ridotta, esistono comunque strumenti legali che permettono al titolare di difendersi da abusi o da utilizzi illeciti da parte di terzi (vedi anche QUESTO ARTICOLO). Vediamo quali sono le principali strategie:

1. Registrazione formale: La prima forma di tutela per ogni marchio, anche debole, è la registrazione presso l’UIBM (per il territorio italiano) o presso l’EUIPO (per l’Unione Europea). Sebbene il marchio sia debole, è importante completare la procedura di registrazione per avere un titolo valido, essenziale in eventuali controversie.
2. Caratterizzazione grafica: Un marchio debole può trarre beneficio da una veste grafica distintiva. Se il termine è poco originale, si può rafforzare il marchio conferendogli un layout grafico e cromatico unici, così da aumentare la riconoscibilità e la tutela, quantomeno per la sua parte figurativa.
3. Monitoraggio costante: Nel caso di un marchio debole, è fondamentale sorvegliare il mercato e le banche dati per individuare tempestivamente i marchi simili o i segni che possono generare confusione. L’azione rapida è cruciale per impedire che la denominazione diventi ulteriormente confusa e innescare cause di conflitto.
4. Uso effettivo e notorietà acquisita: Un marchio debole può accrescere la propria forza distintiva con l’uso costante e il consolidamento presso il pubblico. Se, col tempo, il marchio assume una notorietà tale da farlo percepire come “brand” unico, la tutela si rafforza anche dal punto di vista legale. In alcuni casi, l’uso protratto nel tempo può portare al cosiddetto “secondary meaning”, cioè l’acquisizione di distintività secondaria.

In ogni caso, il titolare di un marchio debole deve essere consapevole che la forza del proprio segno non potrà essere equiparata a quella di un marchio maggiormente distintivo. Pertanto, la politica di tutela deve puntare a valorizzare ogni possibile aspetto di differenziazione, specie sul piano grafico, e ad agire con tempestività se si ravvisano rischi di confusione sul mercato.

Come si tutela il marchio forte?

Un marchio forte può godere di una tutela decisamente più ampia e incisiva. Tuttavia, anche in questo caso, è fondamentale adottare procedure e strategie che permettano di mantenere e consolidare il valore distintivo del segno. Ecco i principali strumenti:

1. Registrazione e rinnovi: Così come per il marchio debole, anche il marchio forte necessita di registrazione. È consigliabile estendere la registrazione non solo all’Italia, ma all’Unione Europea, o addirittura a livello internazionale (tramite il sistema di Madrid), se l’impresa opera o desidera operare su scala mondiale. Non bisogna dimenticare di rinnovare la registrazione nei tempi previsti (generalmente ogni dieci anni).
2. Difesa proattiva: Il titolare di un marchio forte deve agire con prontezza non appena individui comportamenti lesivi, come l’uso di segni confondibili o contraffazioni. Un marchio forte, per la sua natura, è più esposto a tentativi di imitazione, vista la sua notorietà e il valore economico che ha conquistato.
3. Sorveglianza sulle domande di registrazione di terzi: Esistono appositi servizi (watch services) che consentono di monitorare costantemente le nuove domande di registrazione di marchio sul mercato, italiano o estero. Nel caso emergano segni simili o potenzialmente confondibili, è buona prassi avviare tempestivamente un’opposizione presso l’UIBM o l’EUIPO (a seconda della copertura del marchio).
4. Tutela online: Con la crescente importanza del commercio elettronico, è essenziale sorvegliare costantemente domini internet, marketplace e canali social, in modo da intercettare l’uso illecito del marchio forte. È anche utile registrare i domini più rilevanti (anche con estensioni diverse) per prevenire fenomeni di cybersquatting.
5. Licenze e contratti di franchising: Un marchio forte può diventare oggetto di licenza o di contratti di franchising. In questi casi, il titolare deve assicurarsi che l’uso del marchio da parte di terzi avvenga in maniera conforme agli standard di qualità e all’immagine del brand, al fine di evitare che la forza distintiva venga erosa.
6. Azioni giudiziali e stragiudiziali: Quando si accerta una violazione, ci si può rivolgere all’Autorità Giudiziaria per ottenere il blocco dell’uso illecito e un eventuale risarcimento danni. Tuttavia, prima di arrivare alle aule di tribunale, si può tentare una soluzione stragiudiziale, inviando diffide o avviando negoziazioni con la controparte, per evitare un conflitto lungo e costoso.

La protezione di un marchio forte richiede uno sforzo continuo, sia in termini di controllo del mercato, sia in termini di investimenti volti a mantenere viva la percezione del marchio da parte del pubblico. In altre parole, un marchio forte deve rimanere tale attraverso la cura costante della sua immagine e il contrasto immediato di qualunque utilizzo inappropriato o confusorio.

 

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