La contraffazione come concorrenza sleale

Approfondimento a cura dell’Avv. Giovanni Adamo

La contraffazione come concorrenza sleale – La illiceità della contraffazione anche sotto il profilo concorrenziale
La contraffazione costituisce esempio tipico di illecito plurioffensivo. Nell’ambito di tale fattispecie, infatti, ciascun contegno o atto contraffattorio risulta in grado di violare più discipline nello stesso tempo. Viene in rilievo, in primo luogo, la disciplina in materia di concorrenza sleale, ex artt. 2598 e ss. c.c.1. A tenore di tale norma, in particolare,

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente… Omissis… 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

2. La contraffazione come concorrenza sleale – Inquadramento della fattispecie e presupposti applicativi

2.a. Natura “oggettiva” della responsabilità ex artt. 2598 e ss.
Per giungere ad un corretto inquadramento della fattispecie della contraffazione come concorrenza sleale, sembra opportuno analizzare gli elementi dell’illecito concorrenziale, evidenziando, in particolare, se e quando esso può configurarsi, e con quali presupposti. In primo luogo, valga osservare che l’illecito concorrenziale non è un illecito “doloso” o “colposo”. Al contrario, l’illecito concorrenziale si configura come forma di responsabilità oggettiva, del tutto scissa dalla “colpa”, e perfino dalla consapevolezza di commetterlo2. In tale contesto, pertanto, “poichè il dolo e la colpa non sono elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all’art. 2598 c.c., anche in relazione al n. 3 di tale norma la qualificazione degli atti di concorrenza sleale deve essere compiuta in base ad un criterio obiettivo”3. Già solo per il mero compimento dell’atto di concorrenza sleale, pertanto, ai sensi dell’art. 2599 c.c., “la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la dontinuazione e dà gli opportuni provvedimenti perché ne siano eliminati gli effetti”. Ove, poi, l’atto concorrenzialmente sleale sia stato compiuto anche con dolo o colpa, ai sensi dell’art. 2600 c.c. “l’autore è tenuto anche al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume”. Il combinato disposto degli artt. 2598, 2599 e 2600 c.c., pertanto, in relazione alle privative industriali può schematizzarsi come segue:

-nonostante la vigenza della disciplina in materia di brevetti per invenzione, e, più in generale, di privative industriali, la normativa in materia di concorrenza sleale resta “ferma” e, conseguentemente, applicabile in via cumulativa e concorrente4. In tal modo, essa può venire invocata anche a tutela del c.d. segreto industriale, concernente i prodotti o i metodi produttivi in relazione ai quali l’azienda non abbia interesse a conseguire il brevetto (ad esempio, in ragione della temporaneità della tutela brevettuale). Con particolare riferimento al c.d. segreto aziendale, inoltre, va rilevato che è lo stesso Codice della Proprietà Industriale, agli artt. 99 e 100, a ricondurre la violazione di esso alla tutela della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 35 -la contraffazione di brevetto industriale (in quanto atto slealmente concorrenziale), sia essa atto singolo e/o parte di una più complessivamente intesa “attività”, è sanzionabile ex se, non rilevando in alcun modo la sussistenza o meno di elemento soggettivo, sub specie di dolo e/o colpa (peraltro presunta, come abbiamo visto, ex art. 2600 c.c.). Accertata la sussistenza dell’atto, lo stesso è suscettibile di apposita pronuncia inibitoria alla continuazione (anche, come vedremo, in via d’urgenza); -sul responsabile dell’illecito concorrenziale incomberà l’onere di dimostrare (quantomeno) il proprio difetto di colpa. In caso contrario, oltre all’inibitoria, il Giudice civile, su richiesta del concorrente leso potrà condannarlo anche al risarcimento del danno, e potrà disporre altresì la pubblicazione della sentenza, ex art. 2600.

La contraffazione come concorrenza sleale – L’imitazione servile nei brevetti per invenzione industriale – La “confusione” e la “confondibilità”
L’art. 2598 c.c., n. 1, come evidenziato in precedenza, tutela l’impresa, tra l’altro, dalla imitazione servile dei propri prodotti da parte di un concorrente, anche se tutelati dalla privativa brevettuale. Una delle differenze maggiormente significative tra la tutela concorrenziale e quella brevettuale, peraltro, risiede nella natura potenzialmente perpetua della prima ed in quella, invece, limitata nel tempo della seconda.

La contraffazione come concorrenza sleale: elementi intrinseci ed estrinseci

E’ evidente, pertanto, la possibilità che in tale contesto possano generarsi delle sovrapposizioni e la conseguente sempre maggiormente restrittiva interpretazione dell’art. 2598, n. 1, c.c., da parte della giurisprudenza. In altri termini, posto che la sostanziale sovrapponibilità delle due discipline avrebbe presumibilmente generato la possibile disapplicazione della tutela brevettuale, proprio per il suo carattere limitato nel tempo. A tal fine, la giurisprudenza, nel considerare la contraffazione come concorrenza sleale, ha introdotto via via una serie di elementi distintivi (e di presupposti applicativi) tra la disciplina brevettuale e quella concorrenziale, stabilendo, ad esempio: -la non applicabilità dell’art. 2598 c.c. agli elementi c.d. “intrinseci” del prodotto (quelli, in altri termini, necessitati proprio dalla tipologia del prodotto: ad es., la forma rotonda di un cerchione per automobile)6; -la non applicabilità della medesima norma anche ai casi di privative industriali scadute, salva l’ipotesi di vera e propria servile imitazione7; -in caso di forme meramente ornamentali non brevettate o non brevettabili (perché ad esempio non “nuove”), la applicabilità dell’art. 2598, n. 1, c.c. unicamente alle forme che posseggano un vero e proprio carattere distintivo8. Tanto premesso, va comunque rilevato che ciò che viene richiesto dalla norma non è la effettiva confusione tra prodotti, bensì la mera, potenziale, confondibilità. Anche l’accertamento del requisito della confondibilità potenziale viene comunque inteso in maniera restrittiva. Per un recente orientamento, ad esempio9, “affinchè si realizzi il presupposto di un illecito concorrenziale, non è sufficiente la semplice imitazione di un attrezzo prodotto, dal momento che la imitazione rilevante ai fini della concorrenza sleale per confondibilità non si identifica con la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo con quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante e cioè idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, restando esclusa, pertanto, nel caso di prodotti standardizzati ed usuali, privi di connotati di originalità”10. In altri termini, la giurisprudenza (che ormai sembra peraltro consolidata sul punto) compie una rigida distinzione tra azione esercitata secondo la disciplina in materia di brevetto, ed azione esercitata sulla base delle norme in materia di concorrenza sleale, ex artt. 2598 e ss. c.c.. Nel primo caso, è alla luce di quella disciplina che occorrerà valutare se vi sia stata effettivamente contraffazione. Nel secondo caso, ed al fine di non generare delle mere duplicazioni di tutela, occorre un quid pluris. Occorre, in altri termini: a) che l’imitatore non abbia comunque imitato unicamente parti “interne”; b) che l’imitatore abbia imitato, anche nell’ambito dei componenti esterni, anche forme non “necessitate”, e dunque atte a generare una effettiva situazione di confondibilità.

La contraffazione come concorrenza sleale – La sottrazione di segreti aziendali non oggetto di brevettazione
Ulteriore profilo di illiceità concorrenziale della condotta del contraffattore, indirettamente connesso con la tutela brevettuale, può poi rinvenirsi nella sottrazione di segreti aziendali11. Può accadere, infatti, che a causa della limitata tutela temporale conseguente all’ottenimento del brevetto, l’imprenditore ritenga preferibile omettere la brevettazione ed orientarsi per il mantenimento del segreto in ordine alla composizione del prodotto (talora ciò è effettivamente possibile, come nel caso di formule chimiche con componenti in parte “riservati”). Si è rinvenuto, in giurisprudenza, un orientamento restrittivo, il quale limiterebbe unicamente a determinate categorie di soggetti l’operatività del dovere di segretezza. In tale contesto, peraltro, giurisprudenza assai recente ha ritenuto che ha confermato che costituisce illecito persino la comunicazione di una password da parte del dipendente ad un proprio collega che, a propria volta, era stato licenziato. Va rilevato, peraltro, che in casi analoghi il dipendente – infedele che comunichi dati riservati ad un concorrente dell’imprenditore, in tal modo “fiancheggiandolo” risponderebbe plausibilmente, oltre che (contrattualmente) in proprio, anche (in via extracontrattuale) per concorso ex artt. 2598 e ss..

La contraffazione come concorrenza sleale – Violazione di norme pubblicistiche
Ulteriore profilo di illiceità concorrenziale della contraffazione deve ravvisarsi, inoltre, nella c.d. slealtà per violazione di norme pubblicistiche. La fattispecie viene comunemente inquadrata nell’ambito del n. 3 dell’art. 2598 c.c., quale mezzo “non conforme ai principi della correttezza professionale”. La responsabilità da illecito concorrenziale, in tale contesto, si fonda sostanzialmente sulla seguente consecutio: a) vi sono norme la cui violazione da parte di un’impresa genera una assai rilevante diminuzione dei costi di gestione; b) a tale diminuzione di costi consegue un impiego sistematico dei maggiori capitali nell’attività di impresa; c) ciò costituisce un danno per il concorrente, ed un danno connotato, tra l’altro, dei requisiti di “ingiustizia” di cui all’art. 2043 c.c.. Per la dottrina, “nella fattispecie in esame il contenuto del diritto alla lealtà della concorrenza si specifica quindi in funzione dell’osservanza del principio di uguaglianza nella disciplina della lotta concorrenziale, e questa connotazione – la cui importanza è superfluo sottolineare – rende la fattispecie lesiva particolarmente ‘vitale’ soprattutto perché tale fattispecie assume un ruolo strategico nell’ambito sistematico dei rapporti economici”.

La contraffazione come concorrenza sleale – Natura plurioffensiva della contraffazione
Alla luce di quanto sopra, appare di tutta evidenza la natura plurioffensiva della condotta contraffattoria. Essa, in particolare, è in grado di generare danno ingiusto risarcibile idoneo, in assenza di immediata inibizione del contegno lesivo, a pregiudicare grandemente, anche irreparabilmente, l’altrui azienda. Nei confronti di tali violazioni, la azione del concorrente danneggiato può pertanto svolgersi, in uno svariato numero di sedi, alle quali assai spesso è opportuno rivolgersi anche contemporaneamente: -in primo luogo, avanti il Giudice ordinario azionando la disciplina a tutela dei segni distintivi. Il concorrente leso dall’altrui attività sleale potrà pertanto domandare i provvedimenti previsti dal Codice della Proprietà Industriale17; -ancora, e sempre avanti il Giudice ordinario, è assai opportuno esercitare anche, in via cumulativa e concorrente, l’azione “ordinaria” da concorrenza sleale, ex artt. 2598 e ss. c.c.; -ancora, ove l’attività di contraffazione si estrinsechi anche nella pubblicizzazione dei prodotti contraffatti, vi è la possibilità di ricorrere sia alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato18 e, se il contraffattore aderisce anche al sistema autodisciplinare, anche al Giurì di Autodisciplina Pubblicitaria; -infine, mediante segnalazione anche all’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione19, per i provvedimenti di competenza. superiore qualità della vita per la collettività oppure per i lavoratori, ancorché tali norme si traducano in costi superiori di non lieve entità. Superfluo aggiungere che se la tutela del diritto alla lealtà della concorrenza nella direzione testè segnalata dovesse accreditarsi presso la ns. giurisprudenza, un ruolo particolarmente significativo dovrebbe essere attribuito al rilievo dei principi costituzionali, e non solo di quello di uguaglianza, ma anche di quelli in funzione dei quali non deve essere consentito uno svolgimento dell’attività di impresa che sia in contrasto con l’utilità sociale o che possa mettere in pericolo libertà, dignità, e sicurezza degli individui”.

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