Contraffazione: il ruolo dell’intermediario

Contraffazione: il ruolo dell’intermediario – la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a seguito della proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della Corte Suprema della Repubblica Ceca, si è pronunciata sulla interpretazione dell’art. 11 della direttiva 2004/48/CE riguardante il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Contraffazione: la responsabilità dell’intermediario

Il caso sorgeva in seguito alla proposizione, da parte di imprese impegnate nella fabbricazione e distribuzione di prodotti di marca, della domanda di emissione di provvedimenti di inibitoria nei confronti di una società locataria di un’area di mercato che aveva concesso in sublocazione i diversi punti vendita ivi presenti a determinati commercianti dediti alla commercializzazione di copie contraffatte dei prodotti distribuiti dalle ricorrenti. Queste ultime chiedevano, in buona sostanza, che si ingiungesse alla Società locataria di astenersi dalla conclusione o proroga dei contratti di sublocazione stipulati con persone il cui comportamento era stato giudicato, con decisione definitiva, lesivo o potenzialmente lesivo dei diritti conferiti dai marchi menzionati nella domanda, in quanto gli stessi erano stati oggetto di contraffazione.

La normativa di riferimento

Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia UE concernono l’interpretazione dell’art. 11 della direttiva 2004/48, ed in particolare la terza frase, che recita: “Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione. Se previsto dalla legislazione nazionale, il mancato rispetto di un’ingiunzione è oggetto, ove opportuno, del pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata, al fine di assicurarne l’esecuzione. Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell’articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE“.

Contraffazione: il ruolo dell’intermediario – Le risposte della Corte di Giustizia ai quesiti

1) Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se possa farsi rientrare nella nozione di intermediario, così come formulata nell’appena menzionato articolo, anche la figura del locatario di aree di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tali aree a commercianti, alcuni dei quali dediti alla vendita di merci oggetto di contraffazione.

Il Giudicante precisa che affinché un operatore economico possa essere qualificato come “intermediario” occorre dimostrare che egli fornisce un servizio idoneo ad essere utilizzato da una o più altre persone per violare uno o più diritti di proprietà intellettuale, senza che sia necessario che egli intrattenga un particolare rapporto con questa o queste persone. Conseguentemente, l’operatore che stipula contratti di locazione o sublocazione di spazi presenti su un’area di mercato ove i terzi stipulanti procedono alla vendita di merci contraffatte di prodotti di marca, deve essere qualificato come “intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale”. Neppure può portare ad una diversa conclusione la circostanza che la messa a disposizione riguardi punti vendita di un mercato fisico, e non di un mercato online.

2) Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 11, terza frase, della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che i presupposti cui è subordinata l’ingiunzione nel caso di specie, siano identici a quelli relativi alle ingiunzioni che possono essere rivolte agli intermediari di uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C 324/09, EU:C:2011:474).

La Corte di Giustizia chiarisce che, sebbene nella causa definita con la sentenza del 2011 il Giudicante sia stato indotto ad interpretare l’art. 11, terza frase, della direttiva 2004/48 nel contesto dei provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti a un intermediari su uno spazio commerciale online, lo stesso aveva interpretato l’articolo alla luce delle disposizioni generali enunciate all’articolo 3 della direttiva, senza particolari considerazioni relative alla natura dello spazio commerciale di riferimento. Pertanto, l’art. 11, terza frase, deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiungivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati nella sentenza del 12 luglio 2011.

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