La tutela del marchio rinomato

“Eataly” vs. “Meataly” – Trib. Torino, 5 ottobre 2020

La tutela del marchio rinomato – Marchio forte – Marchio debole – Contraffazione del marchio rinomato – Eataly – Meataly – Sentenza del Tribunale di Torino 

Il Tribunale di Torino si è pronunciato in relazione ad una interessante fattispecie di concorrenza sleale e violazione di marchio, avente ad oggetto un conflitto tra marchi (il noto marchio “Eataly”, che contraddistingue prodotti e servizi in campo alimentare, ed il marchio “Meataly”, apposto essenzialmente su carni).

Il Tribunale richiama, in primo luogo, l’orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante”, mentre “per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte“.

La tutela del marchio forte – Classe 29 – “Eataly” è un marchio “forte”: originale il “gioco di parole”

Per il Tribunale, in particolare in relazione alla tutela da riconoscere per la classe 29, “Eataly” sarebbe un marchio “forte”: “In applicazione di questi principi, il marchio Eataly deve essere qualificato come marchio forte, essendo il risultato della fusione di due parole inglesi (eat e Italy), caratterizzata, per un verso, da un significato evocativo nel campo dell’alimentazione; per altro verso, da un particolare effetto fonetico, derivante dall’identità di pronuncia del verbo eat e della I iniziale di Italy. Tale combinazione è da ritenersi frutto di fantasia, con conseguente qualificazione del segno come marchio forte, in conformità a quanto recentemente deciso dalla Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, la quale, con riferimento agli stessi segni, ha escluso che Eataly sia un marchio debole, in quanto il suo valore “si incentra non sull’elemento fonetico in quanto tale (cioè sulla semplice corrispondenza fonetica con “Italy”), ma sul gioco di parole che determinare il valore semantico “mangiare italiano””, esprimendo “un tratto di creatività, che consente di attribuire al marchio una capacità distintiva piena”.

Conseguentemente, il marchio concorrente sarebbe nullo, poiché riprodurrebbe il medesimo gioco di parole oggetto del marchio forte da tutelare.

La tutela del marchio rinomato – Classe 44 – “Eataly è un marchio rinomato”

In relazione alla classe 44, invece, il Tribunale di Torino fa riferimento al concetto di marchio rinomato, richiamando l’orientamento della Corte di Giustizia: “con riferimento alla valutazione della notorietà di un marchio la Corte di Giustizia Ue ha affermato, in primo luogo, che “il grado di conoscenza richiesto deve essere considerato raggiunto se il marchio … è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio”, precisando che “nell’esaminare tale condizione il giudice nazionale deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperta dal marchio, l’intensità, l’ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l’entità degli investimenti realizzati dall’impresa per promuoverlo”; in secondo luogo, sotto il profilo territoriale, che “non si può esigere che la notorietà esista su “tutto” il territorio dello Stato membro”, essendo sufficiente che essa “esista in una parte sostanziale di esso” (Corte Giust. Ue 14/09/1999, causa C-375/97, General Motors Corporation e Yplon Sa). In applicazione di questi principi, nella specie è da ritenere sussistente la rinomanza del segno Eataly“.

La tutela del marchio rinomato – conseguenze – Nullo il marchio “Meataly” in relazione ad entrambe le classi

La conseguenza di ciò, pertanto, sarebbe la tutela del marchio rinomato dalla contraffazione e, “ai sensi dell’art. 12 c. 1 lett. e) Cpi, anche per la classe 44, la nullità del marchio Meataly, il quale, attesa la stretta correlazione esistente tra il settore dell’allevamento e quello alimentare, trarrebbe un indebito vantaggio dalla rinomanza del segno anteriore, con pregiudizio per quest’ultimo

Giovanni Adamo

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