Usare il marchio altrui si può? Le condizioni per usare un marchio altrui – Il nome e cognome come marchio: Uso del Marchio patronimico

Giovanni Adamo

Usare un marchio altrui si può?

Si pronuncia il Tribunale di Firenze con una interessante Sentenza in materia di tutela del marchio e diritto al nome. Il Tribunale, in particolare, è stato chiamato ad analizzare la possibilità, per un’impresa produttrice di abbigliamento di lusso, e le condizioni per l’utilizzo del marchio altrui (marchio che, nel caso di specie, riproduceva il nome di un’attrice famosa del passato).

Il nome e cognome come marchio: la vicenda

In particolare, gli attori deducevano in giudizio che la società convenuta, anche attraverso il proprio sito internet, avesse presentato al pubblico, a fini commerciali, una linea di scarpe “ballerine”, associando il prodotto al nome “X”, all’insaputa e contro la volontà di essi attori, circostanza riportata anche dalla stampa; gli attori avevano altresì dedotto che dal sito internet della convenuta risultava che per tre differenti modelli di scarpa- denominati “Ballerina X”, “Sandalo Y” e “Ballerina Z” , la società aveva associato il nome “X” al prodotto, al suo prezzo elevato, ed alla sua descrizione, con l’intento di invogliare all’acquisto non solo le ammiratrici dell’attrice cinematografica, ma, anche, tutte quelle donne che la identificano con un simbolo di femminilità ed eleganza.

Le valutazioni del Tribunale e l’art. 21 del Codice della Proprietà Industriale: uso del marchio patronimico

Il Tribunale di Firenze richiama quanto disposto, in materia di uso di marchio altrui e protezione del marchio, dall’art. 21 c.p.i.: secondo tale norma, in particolare, “1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l’uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi“.

Conclusioni sulla tutela del marchio: lecito l’uso del marchio altrui se è “leale” e conforme ai principi della correttezza professionale

Il Tribunale rileva, poi, che alla luce di quanto stabilito da tale norma, la tutela del marchio va subordinata alla valutazione del caso concreto: “l’uso di un marchio altrui nel commercio per comunicare al pubblico delle informazioni relative al prodotto commercializzato da un terzo è lecito a condizione che l’uso sia conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale e commerciale (l’art. 21 c.p.i. fa del pari riferimento ai principi della correttezza professionale)“.

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Ci occupiamo da molti anni di tutela del marchio e di concorrenza sleale, ed assistiamo regolarmente imprese dei più svariati comparti nella repressione delle attività di concorrenza sleale. Di seguito alcuni casi che abbiamo analizzato:

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