Contraffazione del marchio – Nuova Sentenza del Tribunale di Roma

Contraffazione del marchio –  Il Tribunale di Roma, con sentenza del 25 ottobre 2019, ha accertato l’avvenuta contraffazione di due marchi appartenenti ad una nota Società operante nel settore alberghiero.

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Tale pronuncia rileva, soprattutto, per quanto dispone in merito alla contraffazione di marchi appartenenti alla stessa “serie” o “famiglia”.

L’attrice, infatti, aveva registrato due “serie” di marchi riportanti entrambi una parola “rappresentativa” per ciascuno, con l’effetto che entrambe le parole erano diventate “emblematiche” quindi immediatamente riconducibili all’attività di impresa svolta da tale società.

Infatti, i termini in questione, ampiamente utilizzati dalla società attrice nell’esercizio della propria attività di impresa, costituivano un vero e proprio brand che chiunque avrebbe ricondotto “ad una determinata origine commerciale” ed alla relativa qualità dei servizi offerti. L’attrice lamentava pertanto la contraffazione del marchio, invocando la tutela dell’A.G..

Tuttavia, la parte convenuta registrava due nomi a dominio molto simili e composti proprio “dal cuore delle due serie di marchi” di cui era titolare l’attrice.

Il Tribunale di Roma, nella sentenza in esame non solo ha accertato come la condotta del convenuto integrasse contraffazione dei tali marchi ma ha anche affermato due importanti principi.

Il primo, espresso anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la pronuncia del 13 settembre 2007 nella causa C-234/06 “Bainbrigde” riguarda la tutela dei marchi appartenenti ad una “serie”:“conformemente alla prevalente giurisprudenza italiana ed europea,l’appartenenza a una “famiglia” o “serie” di marchi può contribuire ad aumentare il carattere distintivo del singolo segno, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tale appartenenza comporta che il rischio di confusione può derivare dal fatto che il consumatore “possa ingannarsi circa la provenienza o l’origine dei prodotti o servizi e ritenga erroneamente che questo appartenga a tale famiglia o serie di marchi”. Pertanto, in presenza di una “famiglia” di marchi, ancora più grave è il rischio che i consumatori possano confondersi ed associare erroneamente un marchio terzo ma simile a tale “famiglia”.

Tuttavia, chiarisce la Corte nella sopra citata pronuncia, l’accertamento del rischio di confusione necessita dell’identità o affinità dei prodotti contrassegnati dai due marchi e una somiglianza tra i segni tale da poter ingenerare confusione nei consumatori.

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha accertato:

  • l’affinità tra l’attività di impresa svolta dalla Società attrice (cd. presupposto di concorrenzialità);

  • la circostanza che vedeva l’uso illecito da parte del convenuto “del nome di dominio” dell’attrice, provocare confusione nei consumatori.

Tale pronuncia è rilevante anche nella parte in cui chiarisce che“nei casi in cui la contraffazione si manifesta attraverso una pluralità di fatti, la prescrizione decorre dall’ultimo degli atti e, in caso di protrazione della prescrizione anche oltre la produzione domanda giudiziale, deve aversi riguardo alla data di proposizione del giudizio”.

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